銷售合同的保密條款可否確保所涉技術的可專利性

摘要： 在美國聯邦最高法院發布的Helsinn v. Teva專利侵權糾紛案判決中，聯邦最高法院的九名法官一致認為，只要發明人在申請日前向第三方進行了商業銷售，即使第三方負有保密義務，也構成美國專利法102(a)下的現有技術。根據該判決的內容，業內人士紛紛驚嘆，無論銷售合同的相對方是否負有保密義務，只要專利權人在申請日前將有關產品向第三方進行了商業銷售，涉案專利技術將成為專利法項下的現有技術，構成可專利性之銷售阻卻。其實不然，Helsinn案之所以出現該判決結果，主要是銷售合同的相對方具有的特殊身份特征。在某些特定的情形下，即使專利權人在申請日前將有關產品向第三方進行了商業銷售，如果該銷售合同的相對方負有保密義務，也可能不構成專利法項下的現有技術。

 

專利法意義上的現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術[1]。成為專利法意義上現有技術有三種方式：一是出版物公開，二是使用公開，三是以其他方式公開。其中，所謂“使用公開”是指，能夠使公眾得知其技術內容的制造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出等方式[2]。由此可知，構成專利法意義上的使用公開的銷售，應該是有關產品處于向公眾銷售的狀態。在美國聯邦最高法院發布的Helsinn v. Teva專利侵權糾紛案（以下簡稱“Helsinn案”）判決中，只要發明人在申請日前將有關產品向第三方進行了商業銷售，即使第三方負有保密義務，也構成美國專利法102（a）項下的現有技術[3]。以此類推，如果買賣雙方之間沒有簽署相關保密協議，則其銷售行為更應構成美國專利法102（a）項下的現有技術。如此看來，是否所有的商業銷售行為均可致使相關技術成為專利法項下的現有技術？本文以此為切入點，就商業銷售行為是否均構成使用公開的問題展開分析和探討。

 

一、Helsinn案的案情簡介[4]

Helsinn公司于2001年4月6日與美國制藥公司MGI（以下簡稱“MGI公司”）簽訂了供應和采購協議，并在協議中要求MGI公司必須對產品的劑量(0.25mg和0.75mg的帕洛諾司瓊)保密。兩年多后（2003年1月30日），Helsinn提出美國臨時專利申請案，之后在10年內提出4件主張該臨時專利申請為優先權的后續專利申請。2011年，Helsinn在發現Teva公司請求FDA[5]審批銷售0.25mg劑量的帕洛諾司瓊產品后，向地區法院起訴Teva公司侵犯其4件后續專利申請中的US8,598,219專利。Teva公司主張0.25mg劑量的帕洛諾司瓊產品在申請日前已經銷售，故請求法院認定涉案專利無效。

 

地區法院認為，修改后的AIA法案已經改變了“銷售”的法律含義，要求銷售行為必須存在導致發明細節披露給公眾的情節，而在本案中，Helsinn公司與MGI公司之間的協議要求對產品的關鍵劑量信息0.25mg進行保密，同時這關鍵劑量信息也未在任何公開發布的文件中披露，其始終未為公眾所知悉，因此不構成無效專利的現有技術，判定涉案專利有效。

 

對此，聯邦巡回上訴法院持有不同觀點，認為修改后的AIA法案并未改變“銷售”的法律含義，只要存在銷售，即使未公開披露發明細節，也照樣適用銷售阻卻（on-sale bar）條款。由于Helsinn公司與MGI公司之間的銷售已被公開披露，足以觸發銷售阻卻條款[6]，從而致使涉案專利無效。

 

聯邦最高法院的九名法官最終以“全體一致(unanimous)”的意見一錘定音：國會在制定AIA法案時沒有改變“銷售”的法律含義，只要發明人在申請日前向第三方進行了商業銷售，即使第三方負有保密義務，也構成美國專利法102(a)下的現有技術，由此認定涉案專利無效。

 

二、Helsinn案的合理性分析

相關技術一旦在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態，公眾能夠從中得知實質性技術或設計的內容，則就構成了專利法項下的現有技術[7]。這里所謂的“公眾”為專利法意義上的公眾，一般指不受特定條件限制的人，但人的數量、地域范圍等因素不足以對專利法意義上“公眾”構成限制[8]。

 

在Helsinn案中，Helsinn公司將產品銷售給MGI公司時雙方簽有保密協議，要求對產品的關鍵劑量信息0.25mg進行保密，但是Helsinn公司并沒有對MGI公司再銷售涉案產品的限制，MGI公司在從Helsinn公司獲得涉案產品后可隨時將涉案產品轉賣給除Helsinn公司之外的不負有保密義務的第三方。雖然，根據Helsinn公司與MGI公司的保密協議，MGI公司負有保密義務，但對于除Helsinn公司和MGI公司之外的第三方而言，其并不承擔該保密義務，即：就上述第三方而言，其屬于不受特定條件限制的人，構成專利法意義上的公眾。

 

公開的商業銷售行為屬于使用公開的方式之一，除非是向簽訂保密協議的特定人銷售。按照商業慣例，一旦產品公開銷售，就屬于公開使用了。在Helsinn案中， Helsinn公司將產品銷售給MGI公司時雙方簽有保密協議，MGI公司被認為是簽訂保密協議的特定人，因而Helsinn公司將產品銷售給MGI公司的行為應該屬于向簽訂保密協議的特定人銷售，對于MGI公司自身而言不應該構成使用公開。

 

但是，問題在于，MGI公司的性質決定其購買Helsinn公司產品的目的是向公眾銷售，而且Helsinn公司也沒有要求MGI公司不得向公眾銷售。按商業慣例，MGI公司與公眾之間不應該存在明示或暗示的保密協議。因此，一旦MGI公司從Helsinn公司購得涉案產品，公眾隨時可以從MGI公司購得涉案產品，那么該涉案產品的技術就處于公眾想要得知就能夠得知的狀態?；谶@個角度來看，Helsinn公司將產品銷售給MGI公司后，該涉案產品的技術就處于公眾想要得知就能夠得知的狀態，從而也就構成了使用公開。

 

三、Helsinn案之例外情形分析

那么，是否只要發明人在申請日前向第三方進行了商業銷售均會構成專利法項下的現有技術呢？這也不盡然。

 

在2016年公開的Medicines v. Hospira案[9]（以下簡稱“Medicines案”）中，聯邦巡回上訴法院對向第三方進行了商業銷售的行為是否構成美國專利法102(a)下的現有技術所作出判決，其結果與Helsinn案完全相反。

 

2009年，Medicines公司在發現Hospira公司請求FDA審批銷售通用比伐盧定（Angiomax）的仿制藥產品后，向地區法院起訴Hospira公司侵犯其涉及比伐盧定的治療心臟病的抗血栓合成藥的兩個專利。Hospira公司主張比伐盧定的治療心臟病的抗血栓合成藥在申請日前已經銷售，故請求法院認定涉案專利無效。Hospira公司指出，Medicines公司曾經委托藥品制造商Ben Venue公司準備了三批實施了涉案專利技術的藥品，即在申請日之前Ben Venue公司向Medicines公司銷售了涉案專利技術的藥品，構成pre- AIA §102（a）項下的現有技術，根據pre- AIA §102（b）的銷售阻卻（on-sale bar）條款，涉案專利應該被認定無效[10]。

 

地區法院認為，合同制造商僅向發明人出售制造服務，為發明人制造專利產品的行為，并不構成對發明的商業銷售。

 

Hospira公司不服地區法院的判決，上訴到聯邦巡回上訴法院。2015年，聯邦巡回上訴法院的陪審團判決反轉了地區院的判決，認為：因為生產藥品的價值很大，每批價值超過1000萬美元，而且根據合同的內容判斷，Ben Venue公司為Medicine公司生產的藥品是以商業開發為目的，而非秘密的、個人的使用。也就是說，盡管尚未實際銷售，但是大批量的商業生產行為已經構成了pre- AIA §102（b）關于公開銷售（on-sale）的定義，構成了“要約銷售行為”，由此認定涉案專利技術構成pre- AIA §102（a）項下的現有技術，該商業銷售行為構成可專利性之銷售阻卻，認定涉案專利無效。

 

Hospira公司不服，請求聯邦巡回上訴法院全席審判。2016年，聯邦巡回上訴法院全席審判戲劇性的再次推翻了聯邦巡回上訴法院陪審團判決，認定Medicines公司與藥品制造商Ben Venue公司之間的生產服務合同，以及Medicines公司預先囤積比伐盧定藥物的行為并不構成公開銷售，其原因為： (1)本案中的商業行為僅僅是藥品制造商向專利權人提供生產服務的行為，而比伐盧定藥品本身并未真正被販賣；(2)專利權人對專利藥品的初步量產和囤積行為，并非§102(b)規定的商業銷售，而僅僅是為了未來銷售做準備的事前行為；(3) 專利權人對專利技術的流通存在管控行為，雖然Medicines公司委托Ben Venue公司進行量產，但是禁止其公開或者銷售。

 

無獨有偶，在劉栓群訴劉勝強侵害實用新型專利權糾紛一案（以下簡稱“劉栓群案”）中[11]，也存在類似情形。在該案中，劉栓群于2015年12月10日向一審法院提起訴訟，訴稱劉勝強生產的合頁自動拋光機侵犯了其第ZL201420299518.5號實用新型專利權。劉勝強主張，劉栓群2013年（在涉案專利的申請日2014年6月8日之前）與群發機械廠和江門市江海區高宇金屬制品廠發生了產品銷售行為，即劉栓群與群發機械廠和江門市江海區高宇金屬制品廠簽署了委托加工合同，將所加工的產品銷售給劉栓群，該銷售行為構成了公開銷售，并以此提出現有技術抗辯。

 

經一審法院審理查實，劉栓群對本案專利技術采取了保密措施，在與群發機械廠簽訂的《合頁拋光機委托加工協議書》及與高宇制品廠簽訂的《合頁拋光機試驗機保密協議書》中均有不得泄露劉栓群的機器工作原理及制造圖紙的保密約定，并且所生產的產品都是銷售給劉栓群本人?？梢?，本案的商業銷售行為屬于向簽訂保密協議的特定人銷售的行為，不應該構成專利法上使用公開。因此，在本案中，一審法院認定劉勝強主張的現有技術抗辯不成立。劉勝強不服一審判決，上訴至二審法院。二審法院經審理后，維持了一審判決。

 

四、商業銷售行為對可專利性的阻卻分析

如上分析，在Helsinn案、Medicines案以及劉栓群案中，雖然在專利申請日之前均存在商業銷售行為，但是Helsinn案與Medicines案以及劉栓群案的最終判決結果完整相反，那么，Helsinn案與Medicines案以及劉栓群案之間是否存在矛盾？答案顯然不是。Helsinn案與Medicines案及劉栓群案不同之處在于銷售對象的區別。在Helsinn案中，MGI公司是一家產品銷售公司，其購買Helsinn公司產品的目的是向不特定的公眾銷售，一旦MGI公司購得產品，那么該所購得產品的相關技術就處于公眾想要得知就能夠得知的狀態。相反，在Medicines案和劉栓群案中，銷售行為的對象是專利權人Medicines公司和劉栓群自己，作為專利權人的Medicines公司和劉栓群對專利技術的流通存在管控行為。即，在Medicines案和劉栓群案中，該銷售是向特定人的銷售，而該特定的人不屬于專利法意義上的公眾，因此該銷售行為也就不構成公開的商業銷售行為。這也就是為什么Medicines案和劉栓群案與Helsinn案都存在專利申請日之前的銷售行為，卻出現完全不同的結果。

 

除Medicines案及劉栓群案所展現的向簽訂保密協議的特定人銷售情形之外，還存在其它情形。比如，在吳玲、孫崢訴徐州博和工程機械有限公司侵害發明專利權糾紛一案[12]（以下簡稱“吳玲案”）中，徐州博和工程機械有限公司提出在申請日之前北京博后篩分工程技術有限公司[13]向河南永成煤電公司、兗礦集團有限公司、淮北礦業集團物資分公司、謝橋煤礦、山西中太設計有限公司等銷售了涉案專利技術產品,該公開銷售產品的行為使得該公開銷售產品的相關技術成為現有技術。但是，該案經一、二審法院審理認定，對于在申請日之前的徐州博和工程機械有限公司主張的銷售行為，專利權人與銷售合同的相對方存在口頭或書面的保密協議，而且上述銷售行為是在產品研制、開發過程中為了對產品的性能是否達到約定的設計要求而進行的測試、試制過程。 因此，一、二審法院均認為涉案有關產品的銷售發生在特定范圍的特定人之間,不構成專利法意義上的公開使用。

 

相比較于Helsinn案，在吳玲案中，銷售合同的相對方購買產品的目的是用于試制、測試、試驗或試用等，而不是轉賣給第三方，因此銷售合同的相對方本身屬于受特定條件限制的人。而且，銷售合同的相對方負有保密義務，該產品的相關技術也不應處于公眾想得知就能得知的狀態。因此，吳玲案中的銷售合同的相對方屬于受特定條件限制的人，不應成為專利法意義上的公眾，即該案中的銷售行為未構成專利法意義上的公開使用。

 

當然，即使銷售合同的相對方購買產品的目的是用于試制、測試、試驗或試用等，并且銷售合同的相對方負有保密義務，其是否必然未構成專利法意義上的公開使用也不能一概而論，而需要基于實際情形進行具體分析。比如，即使銷售合同的相對方購買產品的目的是用于試制、測試、試驗或試用等，但一旦相關產品在專利申請日之前被投入使用，公眾可以通過對相關產品進行隨意地觀察后獲知該產品的專利技術，這種情況應該被視為構成專利法意義上的公開使用[14]。

 

五、小結和建議

概而言之，以專利申請日之前的銷售行為為由主張現有技術不侵權抗辯，其成立與否取決于銷售合同的相對方的身份。如果銷售合同的相對方屬于受特定條件限制的人，則該銷售行為不構成專利法意義上的公開使用。至于“受特定條件限制的人”的認定，不僅要關注該銷售合同的相對方是否負有保密義務，而且需要關注該銷售合同的相對方購買產品的目的。一旦該銷售合同的相對方購買產品的目的像Helsinn案中的MGI公司那樣向不特定第三方再銷售的情況，使得該產品的專利技術處于公眾想得知就能得知的狀態，從而導致該銷售行為構成專利法意義上的公開使用。否則，如Medicines案、劉栓群案中，該銷售合同的相對方是對專利技術的流通存在管控行為的專利權人自身，或如吳玲案中，該銷售合同的相對方購買產品的目的是用于試制、測試、試驗或試用等，從而該產品的專利技術不應處于公眾想得知就能得知的狀態，因而該銷售行為就未構成專利法意義上的公開使用。

 

通過對上述相關案例的分析可知，在專利申請日之前的銷售專利技術產品時，專利申請人不僅需要考慮銷售合同相對方的保密義務問題，而且還要考慮銷售合同相對方購買專利技術產品的目的，否則將最終會造成權利人難以挽回的損失。當然，對于專利侵權訴訟的被告來說，也多了一個不侵權抗辯的理由。